Agotamiento del Derecho de Marca: el Tribunal Supremo Define los Límites ante Marcas Fragmentadas e Importaciones Paralelas
El agotamiento del derecho de marca constituye un límite fundamental al poder exclusivo del titular, garantizando la libre circulación de productos en el Espacio Económico Europeo (EEE) y evitando restricciones injustificadas al comercio.
La Sentencia del Tribunal Supremo español, STS 1222/2023 de 13 de septiembre de 2023, ha aclarado el alcance de este principio en casos de marcas fragmentadas, en los que diferentes empresas son titulares de la misma marca en distintos países de la UE.
El conflicto surgió porque en España se distribuían tónicas Schweppes procedentes del Reino Unido, fabricadas bajo la titularidad de Coca-Cola (Atlantic Industries), mientras que en España la titularidad de la marca corresponde a Schweppes S.A. (Grupo Orangina Suntory). Schweppes sostenía que la comercialización paralela de estos productos vulneraba el derecho exclusivo que ostenta sobre la marca en España.
El Principio de Agotamiento del Derecho de Marca en el EEE
El principio de agotamiento del derecho de marca es una norma fundamental en el Espacio Económico Europeo (EEE) que limita el control exclusivo del titular sobre su marca. Este principio establece que una vez que un producto ha sido comercializado por el titular de la marca o con su consentimiento dentro del EEE, este ya no puede impedir que terceros revendan ese producto en cualquier país de este espacio económico común. El objetivo es evitar la segmentación territorial del mercado europeo, favorecer la libre circulación de bienes y prevenir restricciones comerciales injustificadas.
Pero cuando existen titularidades distintas en Estados diferentes (como ocurre con Schweppes: Coca-Cola en Reino Unido y Orangina Suntory en España), se plantea la cuestión de si esas importaciones pueden beneficiarse del principio de agotamiento o si, por el contrario, suponen una infracción.
La STS 1222/2023 del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo tuvo que decidir si las importaciones en España de productos Schweppes fabricados en Reino Unido quedaban protegidas por el principio de agotamiento. Así, la Sentencia1222/2023 del Tribunal Supremo, de 13 de septiembre de 2023, determinó:
- El Tribunal recordó que el agotamiento solo opera cuando existe una primera comercialización en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento.
- Red Paralela defendía que Schweppes había promovido la imagen de una marca global y única, creando confusión en el consumidor y provocando, de facto, un agotamiento europeo.
- Sin embargo, el Supremo concluyó que no existía prueba suficiente de que Schweppes (España) coordinara su estrategia comercial con Coca-Cola (UK), ni de que existiera una política conjunta ni vínculos económicos relevantes.
Por tanto, rechazó la aplicación del agotamiento y confirmó la condena impuesta por la Audiencia Provincial:
- Cese de la importación y comercialización de la tónica británica.
- Retirada y destrucción de los productos infractores.
- Indemnización a Schweppes de 293.480 euros, además de sanciones coercitivas si continuaban las importaciones.
Marco Jurídico y Estratégico
La STS 1222/2023 supone un aviso para el mercado paralelo:
- Cuando la marca está fragmentada entre distintos titulares, no basta con alegar la percepción de una unidad global; se exige probar la existencia de vínculos económicos o coordinación efectiva entre los titulares.
- En ausencia de esa prueba, el titular nacional puede impedir importaciones paralelas de productos idénticos fabricados en otros Estados.
Esto refuerza la necesidad de diseñar estrategias de distribución ajustadas a las fronteras jurídicas de la marca en cada país. La sentencia refuerza la seguridad jurídica al establecer que la protección de la marca en el ámbito nacional prevalece frente a las importaciones paralelas que no cuentan con autorización, preservando el valor comercial del titular en su propio territorio.
En definitiva, el fallo consolida un criterio estricto, solo cuando exista coordinación o vínculos económicos probados entre titulares fragmentados se reconocerá el agotamiento en el EEE. De lo contrario, prevalecerá el derecho exclusivo del titular nacional.
Implicaciones Prácticas para Empresas y Operadores del Mercado
La STS 1222/2023 ha confirmado la importancia del principio de agotamiento del derecho de marca en el marco del Espacio Económico Europeo, pero con una aplicación estricta en casos de titularidad fragmentada. Al rechazar la existencia de agotamiento cuando no se acreditan vínculos económicos o coordinación entre titulares, la sentencia fortalece el derecho exclusivo del titular nacional para controlar la comercialización de sus productos dentro de su territorio. Esto implica la posibilidad legítima de impedir importaciones paralelas no autorizadas que puedan afectar la imagen y valor de la marca.
Para las empresas, esta resolución implica la necesidad de diseñar estrategias claramente diferenciadas por territorios, valorando tanto la titularidad como la existencia de posibles coordinaciones que permitan o limiten el agotamiento a nivel europeo. La sentencia aporta seguridad jurídica al delimitar con claridad los supuestos en que es procedente permitir o impedir importaciones paralelas, fortaleciendo la protección del titular nacional mientras se respeta el mercado común.
En definitiva, la STS 1222/2023 pone de relieve la importancia de analizar con detalle la estructura jurídica y económica de las marcas en cada territorio, anticipando riesgos derivados de titularidades fragmentadas. Este enfoque contribuye a un mercado europeo más ordenado, equilibrando la competencia legítima con la protección efectiva de los derechos industriales, en beneficio de empresas, consumidores y el mercado en general.
